Компании, оказывающие услуги электронной коммерции, представляют себя пользователям — а значит, и потребителям — через веб-сайты, доступные под доменными именами, таким образом, что доменное имя, которое, как правило, одновременно является и названием доступного под этим доменом сайта, фактически отличает услугу компании от других аналогичных услуг. Такие компании расходуют значительную часть своего маркетингового бюджета на то, чтобы донести до потребителей и пользователей обозначение своей услуги электронной коммерции и её доступность под соответствующим доменом, с тем чтобы услуга стала как можно более известной и востребованной. Поэтому для таких компаний важно обеспечить охрану доменного имени своих услуг электронной коммерции и обозначения веб-сайта, доступного под этим доменом.
Часть судебных споров о нарушении прав на товарные знаки в сфере электронной коммерции возникает из типичной ситуации, когда нарушающие права веб-сайты работают под доменом, схожим по названию с уже известным сайтом, охраняемым товарным знаком. Такие сайты, как правило, предлагают потребителям те же или аналогичные услуги и могут наращивать посещаемость, не ведя сколько-нибудь серьёзной собственной маркетинговой деятельности. Подобное использование не только незаконно, но и наносит ущерб первоначальному поставщику услуг, поскольку нарушитель косвенно извлекает выгоду из маркетинговых расходов правообладателя.
Электронная коммерция в Венгрии развивается стабильно, о чём свидетельствует растущее в последние годы число решений венгерских судов, разрешивших споры в этой области, в том числе дела о нарушении прав на товарные знаки. В настоящей статье рассматриваются эти решения, обобщаются поставленные в них вопросы и ответы, данные судами.
1. Охрана, предоставляемая комбинированным товарным знаком в отношении доменных имён
Решение Столичного апелляционного суда № Pf.20089/2020/7. было вынесено по спору, возникшему в связи с нарушающим права веб-сайтом. Истцу принадлежал цветной изобразительный комбинированный товарный знак, содержащий название домена («Домен Истца»), под которым был размещён его сайт объявлений. На практике истец использовал свой комбинированный товарный знак, демонстрируя пользователям только словосочетание, составлявшее его доминирующую часть. Ответчик запустил сайт с услугами размещения объявлений, отличавшийся от Домена Истца всего одним символом, и использовал логотип, доминирующим словосочетанием которого было доменное имя ответчика.
Товарный знак истца был охраняем, в частности, в отношении класса 35 Ниццкой классификации. Обе стороны оказывали на своих сайтах услуги по размещению объявлений; для нарушения имели значение услуги класса 35: «реклама, онлайн-реклама, управление онлайн-площадками для покупки, продажи и/или обмена товаров и/или услуг и/или недвижимости, составление онлайн-баз данных с возможностью поиска». Ответчик не регистрировал собственное словосочетание в качестве товарного знака. Истец выиграл дело как в первой, так и в апелляционной инстанции. Мотивировка решения содержит полезные ориентиры для аналогичных споров:
a) Доминирующее словосочетание в изобразительном знаке может обеспечивать охрану товарного знака для соответствующего доменного имени.
Истец предъявил иск на основании подпункта b) пункта 2 и подпункта c) пункта 3 статьи 12 Закона XI 1997 года об охране товарных знаков и географических указаний («Закон о товарных знаках»). Суд установил, что доминирующими элементами обоих обозначений являются спорные словосочетания, поскольку изобразительные и текстовые элементы носили пояснительный и описательный характер. Визуально оба обозначения были идентичны за исключением одной буквы, а при произношении различие исчезало. В комбинированных обозначениях словесный элемент, как правило, является наиболее важным; средний потребитель сосредотачивается на существенном и выделяет элемент, способный обозначать товары или услуги. Поэтому судебная практика требует, чтобы в делах о нарушении прав на товарные знаки сравнивались доминирующие элементы. Услуга ответчика подпадала под объём охраны товарного знака, а высокая степень сходства создавала реальную вероятность смешения. По существу суд предоставил охрану товарного знака словосочетанию, соответствующему Доменному имени Истца, квалифицировав его как доминирующее в комбинированном изобразительном знаке.
b) Владелец комбинированного товарного знака охраняется и тогда, когда его услуги доступны под названием веб-сайта, отличным от доминирующего словосочетания.
Согласно пункту 1 статьи 18 Закона о товарных знаках, неиспользование знака по существу в течение пяти лет с момента регистрации влечёт предусмотренные законом последствия. Суд рассмотрел возражение ответчика о неиспользовании: домен истца перенаправлял пользователей на другой веб-сайт, где словесный элемент, изображение и слоган не фигурировали. Суд счёл, что истец надлежащим образом обосновал использование по существу: судебная практика требует в первую очередь не доказательства непрерывности, а того, чтобы использование позволяло потребителям воспринимать товарный знак и присутствие на рынке обозначаемых им товаров или услуг. Снимки экрана с waybackmachine.com показали, что в соответствующий период под данным доменом были доступны услуги по размещению объявлений. Перенаправление на другой веб-сайт допустимо как активное использование товарного знака; правообладатель вправе решить использовать идентифицирующий домен для обеспечения доступа к другому сайту, также принадлежащему ему.
Это благоприятно для компаний, владеющих несколькими отдельно зарегистрированными доменными именами, которые из соображений экономии открывают под определённым доменом сайт с другим названием. Например, если компания предлагает рекламные услуги на «aprohirdetes.hu», но владеет доменом «hirdetes.hu», с которого загружается «aprohirdetes.hu», её охрана товарного знака для «hirdetes.hu» не утрачивается вследствие неиспользования.
c) Релевантным пользователем обозначения является лицо, оказывающее услугу в ходе коммерческой деятельности, а не лицо, указанное в записи whois.
Для целей установления нарушения не имеет значения, кто зарегистрирован в записи whois; важно, кто фактически осуществляет экономическую деятельность и публикует контент на веб-сайте, поскольку пользователи связывают информацию и оказываемую услугу именно с этим лицом, а домен и доступный под ним веб-сайт идентифицируют это лицо.
2. Использование в качестве торгового наименования применительно к доменным именам и веб-сайтам
Прецедентное решение Курии (Верховного суда Венгрии) № Pfv.20700/2018/10 касалось использования обозначения в качестве торгового наименования применительно к домену и веб-сайту. Истец управлял онлайн-сервисом объявлений о продаже подержанных автомобилей со словесным обозначением, фигурировавшим как в домене, так и в названии сайта и охраняемым в изобразительной и словесной форме в классе 35. Ответчик запустил онлайн-сервис автомобильных объявлений под доменом и названием сайта, идентичными обозначению истца, с добавлением слова «продаётся». Суды всех трёх инстанций признали это нарушением подпункта c) пункта 3 статьи 12 Закона о товарных знаках.
Ответчик ссылался на подпункт b) пункта 1 статьи 15 Закона о товарных знаках, который допускает использование указаний, касающихся вида, качества, количества, назначения, стоимости, географического происхождения, времени производства товара или оказания услуги либо иных характеристик товара или услуги, в соответствии с честной деловой практикой. Курия постановила, что если обозначение представляет собой информацию об услуге, оказываемой через веб-сайт, его использование не выходит за рамки деловой добросовестности, и ответчик вправе размещать обозначение истца на своём сайте. Однако использование обозначения истца в доменном имени служит тому, чтобы отличить ответчика от других поставщиков услуг и идентифицировать его в сети Интернет, — это представляет собой использование в качестве наименования, на которое защита по подпункту b) пункта 1 статьи 15 не распространяется.
Нижестоящие суды также усмотрели нарушение в использовании обозначения в качестве торгового наименования в названии веб-сайта. Курия сочла, что понятие «использование в качестве торгового наименования» может создать неопределённость при исполнении решения, и потому ограничила своё решение нарушением посредством использования доменного имени. Эта мотивировка небесспорна: в онлайн-торговле веб-сайт, как правило, идентифицируется не только доменным именем, но и соответствующим логотипом/названием на самом сайте. Тем не менее решение на практике не создаёт препятствий для правообладателей: веб-сайт не может функционировать без домена, поэтому прекращение незаконного использования домена влечёт и прекращение оказываемой под ним услуги.
3. Применение правил о молчаливом согласии (acquiescence) в деле о нарушении прав на товарный знак, связанном с доменными именами
В своём прецедентном решении № Pfv.21575/2018/8 Курия постановила, что в силу отсылочной нормы пункта 5 статьи 17 Закона о товарных знаках, когда обладатель более раннего права ссылается на подпункт a) пункта 2 статьи 5, достаточно установить реальную возможность предъявления требования обладателем более раннего права; оценка возможного исхода такого требования выходит за рамки иска о нарушении.
Обе стороны использовали одно и то же словесное обозначение в своих доменных именах с разными доменными зонами для онлайн-услуг в сфере подержанных автомобилей. Истец оказывал услугу с августа 2001 года, ответчик — с октября 2001 года. Первоначально они сотрудничали; в 2004 и 2005 годах истец зарегистрировал свой домен в качестве изобразительного и словесного товарных знаков в классе 35. В 2017 году он предъявил иск о нарушении. Ответчик сослался на молчаливое согласие: согласно пункту 1 статьи 17, если правообладатель, зная об использовании более позднего товарного знака, терпел его в течение пяти лет подряд, он более не вправе возражать против такого использования, равно как и ссылаться на более ранний товарный знак для аннулирования более позднего.
Курия сделала следующие ключевые выводы:
- Ответчик использовал обозначение истца до даты приоритета товарных знаков, зарегистрировав домен и оказывая рекламные услуги, — следовательно, обозначение ответчика квалифицируется как ранее использовавшееся обозначение в положении «более позднего знака» по смыслу пунктов 1 и 5 статьи 17.
- Согласие на использование товарного знака (то есть лицензия по статье 23) должно быть выражено в виде прямого договорного волеизъявления. Предполагаемое «согласие, выраженное поведением» заменить его не может.
- В иске о нарушении правообладатель заявляет своё требование на основании охраняемого товарного знака. Подпункт a) пункта 2 статьи 5 позволяет обладателю более раннего права возражать против регистрации или требовать аннулирования; при ссылке на это положение через пункт 5 статьи 17 достаточно продемонстрировать реальную возможность предъявления такого требования — его исход в производстве о нарушении не рассматривается.
- Пункт 1 статьи 17 устанавливает временное ограничение для иска обладателя более раннего знака о нарушении. Единственное его условие — осведомлённость правообладателя об использовании знака другим лицом в течение не менее пяти лет без возражений.
Курия постановила, что ответчик успешно сослался на молчаливое согласие по пунктам 1 и 5 статьи 17, что исключило удовлетворение требования истца о нарушении. Решение подтверждает ранее сложившуюся судебную практику в отношении возражения о молчаливом согласии в сфере услуг электронной коммерции, основанных на доменах. Вывод для поставщиков услуг электронной коммерции: действуйте осмотрительно при регистрации домена, как можно скорее регистрируйте его в качестве товарного знака и без промедления преследуйте конкурентов за возможные нарушения.