Przedsiębiorstwa świadczące usługi handlu elektronicznego prezentują się użytkownikom, a tym samym konsumentom, za pośrednictwem stron internetowych dostępnych pod nazwami domen w taki sposób, że nazwa domeny — która zazwyczaj pojawia się również jako nazwa strony dostępnej pod daną domeną — faktycznie odróżnia usługę danego przedsiębiorstwa od innych podobnych usług. Przedsiębiorstwa te przeznaczają znaczną część budżetu marketingowego na komunikowanie konsumentom i użytkownikom oznaczenia swojej usługi e-commerce oraz jej dostępności pod daną domeną, tak aby usługa stała się możliwie najszerzej znana i wykorzystywana. Z tego względu istotne znaczenie ma dla nich ochrona nazwy domeny, pod którą świadczą usługi e-commerce, oraz oznaczenia strony internetowej dostępnej pod tą domeną.
Część sporów o naruszenie znaków towarowych w handlu elektronicznym wynika z sytuacji, w której naruszające strony internetowe działają pod domeną o nazwie podobnej do ugruntowanej strony chronionej znakiem towarowym. Strony te oferują konsumentom z reguły takie same lub podobne usługi i mogą zwiększać liczbę odwiedzających bez prowadzenia własnej, poważnej działalności marketingowej. Takie wykorzystanie jest nie tylko bezprawne, lecz także szkodliwe dla pierwotnego usługodawcy, ponieważ naruszyciel pośrednio czerpie korzyści z nakładów marketingowych uprawnionego ze znaku towarowego.
Handel elektroniczny na Węgrzech rozwija się systematycznie, o czym świadczy rosnąca w ostatnich latach liczba orzeczeń sądów węgierskich rozstrzygających spory w tej dziedzinie, w tym sprawy o naruszenie znaków towarowych. Niniejszy artykuł zawiera przegląd tych orzeczeń, podsumowując podniesione w nich zagadnienia oraz odpowiedzi udzielone przez sądy.
1. Ochrona wynikająca ze znaku słowno-graficznego w odniesieniu do nazw domen
Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Budapeszcie (Fővárosi Ítélőtábla) o sygn. Pf.20089/2020/7. zapadło w sporze wynikłym z działalności naruszającej strony internetowej. Powód był właścicielem kolorowego, graficznego znaku słowno-graficznego zawierającego nazwę domeny („Domena Powoda”), pod którą dostępny był jego serwis ogłoszeń drobnych. W praktyce powód używał swojego znaku słowno-graficznego, prezentując użytkownikom jedynie zestawienie słowne stanowiące jego element dominujący. Pozwany uruchomił stronę internetową oferującą usługi ogłoszeń drobnych pod domeną różniącą się od Domeny Powoda tylko jednym znakiem i używał logo, którego dominującym zestawieniem słownym była nazwa domeny pozwanego.
Znak towarowy powoda był chroniony między innymi w klasie 35 klasyfikacji nicejskiej. Obie strony świadczyły na swoich stronach internetowych usługi ogłoszeń drobnych; dla oceny naruszenia istotne były usługi z klasy 35: „reklama, reklama online, prowadzenie internetowych platform handlowych służących kupnie, sprzedaży i/lub wymianie towarów i/lub usług i/lub nieruchomości, tworzenie przeszukiwalnych baz danych online”. Pozwany nie zarejestrował własnego zestawienia słownego jako znaku towarowego. Powód wygrał zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. Uzasadnienie dostarcza użytecznych punktów odniesienia dla podobnych sporów:
a) Dominujące zestawienie słowne w znaku graficznym może zapewniać ochronę znaku towarowego dla odpowiadającej mu nazwy domeny.
Powód oparł powództwo na § 12 ust. 2 lit. b oraz ust. 3 lit. c ustawy nr XI z 1997 r. o ochronie znaków towarowych i oznaczeń geograficznych („ustawa o znakach towarowych”). Sąd uznał, że elementami dominującymi obu oznaczeń są sporne zestawienia słowne, ponieważ elementy graficzne i tekstowe miały charakter objaśniający i opisowy. Pod względem wizualnym oba oznaczenia były identyczne z wyjątkiem jednej litery, a w wymowie różnica ta zanikała. W oznaczeniach złożonych element słowny ma z reguły największe znaczenie; przeciętny konsument koncentruje się na tym, co istotne, i wybiera element nadający się do oznaczenia towarów lub usług. Orzecznictwo wymaga zatem, aby w sprawach o naruszenie znaku towarowego porównywać elementy dominujące. Usługa pozwanego mieściła się w zakresie ochrony znaku, a wysoki stopień podobieństwa rodził rzeczywiste ryzyko wprowadzenia w błąd. Sąd w istocie przyznał ochronę znaku towarowego zestawieniu słownemu odpowiadającemu Domenie Powoda, uznając je za element dominujący znaku słowno-graficznego.
b) Uprawniony ze znaku słowno-graficznego korzysta z ochrony nawet wtedy, gdy jego usługi są dostępne pod nazwą strony internetowej inną niż dominujące zestawienie słowne.
Zgodnie z § 18 ust. 1 ustawy o znakach towarowych brak rzeczywistego używania znaku w ciągu pięciu lat od rejestracji pociąga za sobą skutki przewidziane ustawą. Sąd zbadał zarzut nieużywania podniesiony przez pozwanego: domena powoda przekierowywała użytkowników na inną stronę internetową, na której nie występował ani element słowny, ani grafika, ani slogan. Sąd uznał, że powód należycie wykazał rzeczywiste używanie — orzecznictwo nie wymaga w pierwszej kolejności dowodu ciągłości, lecz tego, aby używanie umożliwiało konsumentom dostrzeżenie znaku towarowego oraz obecności na rynku oznaczanych nim towarów lub usług. Zrzuty ekranu z serwisu waybackmachine.com wykazały, że w istotnym okresie usługi ogłoszeń drobnych były dostępne pod daną domeną. Przekierowanie na inną stronę internetową jest dopuszczalne jako aktywne używanie znaku towarowego; uprawniony może zdecydować o wykorzystaniu domeny identyfikującej do udostępnienia innej strony — również do niego należącej.
Jest to korzystne dla przedsiębiorstw posiadających kilka odrębnie zarejestrowanych nazw domen, które ze względów ekonomicznych uruchamiają pod daną domeną stronę o innej nazwie. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorstwo oferuje usługi reklamowe pod adresem „aprohirdetes.hu”, lecz jest właścicielem domeny „hirdetes.hu”, z której ładuje się „aprohirdetes.hu”, ochrona znaku towarowego dla „hirdetes.hu” nie wygasa z powodu nieużywania.
c) Właściwym użytkownikiem oznaczenia jest osoba, która świadczy usługę w obrocie gospodarczym, a nie abonent wpisany w rejestrze whois.
Dla oceny naruszenia nie ma znaczenia, kto jest wpisany w rejestrze whois; istotne jest, kto faktycznie prowadzi działalność gospodarczą i publikuje treści na stronie internetowej — ponieważ użytkownicy wiążą informacje i świadczoną usługę właśnie z tą osobą, a domena oraz dostępna pod nią strona internetowa identyfikują tę osobę.
2. Używanie w charakterze nazwy handlowej w odniesieniu do nazw domen i stron internetowych
Precedensowy wyrok Kurii (węgierskiego Sądu Najwyższego) o sygn. Pfv.20700/2018/10 dotyczył używania oznaczenia w charakterze nazwy handlowej w odniesieniu do domeny i strony internetowej. Powód prowadził internetowy serwis ogłoszeń drobnych dotyczących samochodów używanych, posługując się oznaczeniem słownym występującym zarówno w nazwie domeny, jak i w nazwie strony, chronionym w postaci graficznej i słownej w klasie 35. Pozwany uruchomił internetowy serwis ogłoszeń motoryzacyjnych pod domeną i nazwą strony identycznymi z oznaczeniem powoda, z dodaniem słowa „na sprzedaż”. Sądy wszystkich trzech instancji uznały to za naruszenie § 12 ust. 3 lit. c ustawy o znakach towarowych.
Pozwany powołał się na § 15 ust. 1 lit. b ustawy o znakach towarowych, który dopuszcza używanie — zgodnie z uczciwymi praktykami w obrocie — oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji lub świadczenia usługi albo innych cech towaru lub usługi. Kuria uznała, że gdy oznaczenie stanowi informację o usłudze świadczonej za pośrednictwem strony internetowej, jego używanie nie wykracza poza granice uczciwości w obrocie i pozwany może zamieścić oznaczenie powoda na swojej stronie. Jednakże użycie oznaczenia powoda w nazwie domeny służy odróżnieniu pozwanego od innych usługodawców i jego identyfikacji w internecie — stanowi to używanie w charakterze nazwy, dla którego § 15 ust. 1 lit. b nie przewiduje wyłączenia.
Sądy niższych instancji dopatrzyły się naruszenia również w używaniu oznaczenia jako nazwy handlowej w nazwie strony internetowej. Kuria uznała, że pojęcie „używania w charakterze nazwy handlowej” mogłoby rodzić niepewność na etapie egzekucji, i dlatego ograniczyła swoje rozstrzygnięcie do naruszenia poprzez używanie nazwy domeny. Argumentacja ta jest dyskusyjna: w handlu internetowym strona jest zazwyczaj identyfikowana nie tylko przez nazwę domeny, lecz także przez odpowiadające jej logo lub nazwę umieszczoną na samej stronie. Niemniej orzeczenie nie utrudnia w praktyce dochodzenia praw przez uprawnionych: strona internetowa nie może działać bez domeny, więc zakończenie bezprawnego używania domeny kładzie kres również usłudze świadczonej pod tą domeną.
3. Zastosowanie zasad tolerowania (acquiescence) w sprawie o naruszenie znaku towarowego dotyczącej nazw domen
W precedensowym orzeczeniu o sygn. Pfv.21575/2018/8 Kuria uznała, że na podstawie przepisu odsyłającego zawartego w § 17 ust. 5 ustawy o znakach towarowych, gdy uprawniony z wcześniejszego prawa powołuje się na § 5 ust. 2 lit. a, wystarczające jest wykazanie rzeczywistej możliwości podjęcia działań przez tego uprawnionego; ocena prawdopodobnego wyniku tych działań wykracza poza zakres postępowania o naruszenie.
Obie strony używały tego samego oznaczenia słownego w nazwach domen z różnymi rozszerzeniami dla internetowych usług dotyczących samochodów używanych. Powód świadczył usługę od sierpnia 2001 r., pozwany od października 2001 r. Początkowo strony współpracowały; w 2004 i 2005 r. powód zarejestrował swoją domenę jako znak graficzny i słowny w klasie 35. W 2017 r. wniósł powództwo o naruszenie. Pozwany powołał się na tolerowanie: zgodnie z § 17 ust. 1, jeżeli uprawniony ze znaku towarowego, mając świadomość używania późniejszego znaku, tolerował je przez pięć kolejnych lat, nie może już sprzeciwiać się temu używaniu ani powoływać się na wcześniejszy znak w celu unieważnienia późniejszego.
Kuria poczyniła następujące kluczowe ustalenia:
- Pozwany używał oznaczenia powoda przed datą pierwszeństwa znaków, rejestrując domenę i świadcząc usługi reklamowe — oznaczenie pozwanego kwalifikuje się zatem jako oznaczenie wcześniej używane, występujące w pozycji „znaku późniejszego” w rozumieniu § 17 ust. 1 i 5.
- Zgoda na używanie znaku towarowego (tj. licencja w rozumieniu § 23) musi stanowić wyraźne umowne oświadczenie woli. Rzekoma „zgoda dorozumiana przez zachowanie” nie może jej zastąpić.
- W postępowaniu o naruszenie uprawniony dochodzi roszczenia na podstawie chronionego znaku towarowego. § 5 ust. 2 lit. a pozwala uprawnionemu z wcześniejszego prawa sprzeciwić się rejestracji lub żądać unieważnienia; powołując się na ten przepis poprzez § 17 ust. 5, wystarczy wykazać rzeczywistą możliwość podjęcia działań — ich wynik nie jest rozstrzygany w postępowaniu o naruszenie.
- § 17 ust. 1 wprowadza ograniczenie czasowe dla powództwa o naruszenie przysługującego uprawnionemu z wcześniejszego znaku. Jedyną przesłanką jest wiedza uprawnionego o używaniu oznaczenia przez inną osobę przez co najmniej pięć lat bez sprzeciwu.
Kuria uznała, że pozwany skutecznie powołał się na tolerowanie na podstawie § 17 ust. 1 i 5, co wykluczyło roszczenie powoda z tytułu naruszenia. Wyrok potwierdza wcześniejsze orzecznictwo dotyczące zarzutu tolerowania w usługach e-commerce opartych na domenach. Wniosek dla dostawców usług e-commerce: należy zachować ostrożność przy rejestracji domeny, jak najszybciej zarejestrować ją jako znak towarowy i bez zwłoki występować przeciwko konkurentom w przypadku możliwego naruszenia.