提供电子商务服务的企业通过域名下可访问的网站向用户乃至消费者展示自身,而域名——通常同时作为该域名下网站的名称出现——实际上起到将该企业的服务与其他同类服务相区分的作用。此类企业将相当比例的营销预算投入于向消费者和用户传播其电子商务服务的标识及域名,以使其服务尽可能广为人知并获得使用。因此,保护电子商务服务的域名以及该域名下网站的标识,对此类企业至关重要。
部分电子商务商标侵权诉讼源于一种基本情形:侵权网站在与已成名、受商标保护的网站名称相似的域名下运营。此类网站通常向消费者提供相同或类似的服务,无需自身开展大规模营销活动即可提升访问量。此类使用不仅违法,而且对原始服务提供者造成损害,因为侵权人间接从商标权人的营销投入中获益。
匈牙利电子商务持续稳步发展,这一点从近年来匈牙利法院在该领域作出的判决(包括商标侵权案件)数量不断增加即可见一斑。本文对这些判决进行梳理,归纳其中提出的问题以及法院给出的答案。
一、组合商标对域名提供的保护
布达佩斯高等上诉法院第 Pf.20089/2020/7. 号判决源于一起由侵权网站引发的纠纷。原告拥有一件彩色图形组合商标,其中包含其分类广告网站所使用的域名(“原告域名”)。在实践中,原告在使用该组合商标时仅向用户展示构成其主要部分的词语组合。被告上线了一个提供分类广告服务的网站,其域名与原告域名仅有一个字符之差,并使用了以被告域名为主要词语组合的标识。
原告商标的保护范围包括《尼斯协定》第35类。双方均在各自网站上提供分类广告服务;第35类中“广告、在线广告、运营用于买卖和/或交换商品和/或服务和/或不动产的在线市场、编制可在线检索的数据库”等服务与本案侵权认定相关。被告未将其词语组合注册为商标。原告在一审和二审均胜诉。判决理由为类似纠纷提供了有益的参考:
(一)图形商标中的主要词语组合可为相应域名提供商标保护。
原告依据1997年第XI号法案(《商标及地理标志保护法》,以下简称《商标法》)第12条第(2)款第(b)项及第(3)款第(c)项提起诉讼。法院认定,两个标识的主要部分均为争议词语组合,因为图形及文字要素仅具有解释性和描述性。在视觉上,两个标识除一个字母外完全相同,而在发音上该差异则消失。在组合标识中,文字要素通常最为重要;普通消费者关注的是核心要素,并选择适于指示商品或服务的要素。因此,司法实践要求在商标侵权案件中对主要部分进行比对。被告的服务落入商标保护范围,高度的近似性产生了真实的混淆可能性。法院通过将对应原告域名的词语组合认定为图形组合商标的主要部分,实际上赋予了该词语组合商标保护。
(二)即使组合商标权人的服务在与主要词语组合不同的网站名称下提供,其仍受保护。
依据《商标法》第18条第(1)款,商标注册后五年内未真实使用将产生法定后果。法院审查了被告提出的未使用抗辩:原告域名将用户跳转至另一网站,该网站上并未出现文字要素、图形及标语。法院认定原告已充分证明真实使用——司法实践并非首先要求证明使用的持续性,而是要求使用的方式足以使消费者感知该商标及其所指示商品或服务的市场存在。来自 waybackmachine.com 的网页截图显示,在相关期间内该域名下提供了分类广告服务。跳转至另一网站可被认定为积极的商标使用;商标权人有权决定利用识别性域名使其名下另一网站可供访问。
这一认定有利于拥有多个单独注册域名、出于经济考虑在特定域名下开设不同名称网站的企业。例如,某企业在“aprohirdetes.hu”上提供广告服务,但同时拥有域名“hirdetes.hu”,并由后者加载“aprohirdetes.hu”,则其对“hirdetes.hu”的商标保护不会因未使用而丧失。
(三)标识的相关使用人是在商业活动中提供服务的人,而非 whois 注册人。
就侵权认定而言,whois 记录中登记的是谁并不重要;关键在于谁实际从事经济活动并在网站上发布内容——因为用户将信息及所提供的服务与该人相联系,而域名及其下可访问的网站正是对该人的识别。
二、域名及网站中的商号性使用
匈牙利最高法院(Curia)第 Pfv.20700/2018/10 号指导性判决处理了域名及网站中的商号性使用问题。原告运营一家二手车在线分类广告服务,其文字标识同时出现在域名和网站名称中,并以图形及文字形式在第35类获得保护。被告在与原告标识相同、仅增加“出售”一词的域名和网站名称下上线了在线汽车广告服务。三级法院均认定该行为违反《商标法》第12条第(3)款第(c)项。
被告援引《商标法》第15条第(1)款第(b)项,该条允许按照诚实的商业惯例使用关于商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源、生产或提供服务的时间或其他特征的标志。匈牙利最高法院认为,当某一标识构成关于通过互联网网站所提供服务的信息时,其使用并未超出商业正当性的界限,被告可在其网站上使用原告标识。然而,在域名中使用原告标识的目的在于将被告与其他服务提供者相区分并在互联网上识别被告——这构成名称性使用,第15条第(1)款第(b)项不能为此提供抗辩。
下级法院还认定在网站名称中的商号性使用构成侵权。匈牙利最高法院认为“商号性使用”的概念可能导致执行上的不确定性,因此将其裁判范围限定于通过域名使用构成的侵权。这一理由存在商榷余地:在在线商业中,网站通常不仅通过域名识别,还通过网站上相应的标识/名称识别。尽管如此,该判决在实践中并不妨碍商标权人维权:网站无法脱离域名运营,因此制止违法的域名使用,也就终止了在该域名下提供的服务。
三、容忍规则在涉及域名的商标侵权案件中的适用
匈牙利最高法院在第 Pfv.21575/2018/8 号指导性裁判中认定,依据《商标法》第17条第(5)款的引用性规定,当在先权利人援引第5条第(2)款第(a)项时,只需证明在先权利人具有采取行动的真实可能性即可;对该行动可能结果的评估不属于侵权诉讼的审理范围。
双方在各自不同后缀的域名中使用相同的文字标识提供在线二手车服务。原告自2001年8月起提供该服务,被告自2001年10月起。双方起初存在合作;原告于2004年和2005年将其域名在第35类注册为图形商标和文字商标。2017年,原告提起侵权诉讼。被告以容忍规则进行抗辩:依据第17条第(1)款,如商标权人在知晓在后商标使用的情况下连续五年予以容忍,则不得再反对该使用,亦不得援引在先商标请求宣告在后商标无效。
匈牙利最高法院作出如下关键认定:
- 被告在涉案商标优先权日之前即已通过注册域名并提供广告服务的方式使用原告标识——因此,被告的标识在第17条第(1)款及第(5)款项下属于处于“在后商标”地位的在先使用标识。
- 对商标使用的同意(即第23条项下的许可)必须是明示的合同意思表示。所谓的“以行为表示同意”不能替代之。
- 在侵权诉讼中,商标权人基于受保护的商标主张权利。第5条第(2)款第(a)项允许在先权利人提出异议或请求宣告无效;通过第17条第(5)款援引该规定时,只需证明采取行动的真实可能性即可——该行动的结果不在侵权诉讼中予以裁判。
- 第17条第(1)款为在先商标权人的侵权诉讼设定了时间限制。其唯一要件是商标权人在知晓他人使用至少五年的情况下未提出异议。
匈牙利最高法院认定,被告依据第17条第(1)款及第(5)款成功主张了容忍抗辩,从而排除了原告的侵权主张。该判决确认了此前关于基于域名的电子商务服务中容忍抗辩的司法实践。对电子商务服务提供者的启示在于:注册域名时应审慎行事,尽早将其注册为商标,并及时对可能侵权的竞争者采取法律行动。